In materia di brevetti, per la sussistenza del requisito della novita’ intrinseca dell’invenzione non e’ richiesto un grado di novita’ ed originalita’ assoluto rispetto a qualsiasi precedente cognizione, ma e’ sufficiente che essa riguardi nuove implicazioni e nuovi usi di elementi gia’ noti, associati o coordinati in modo da ottenere un risultato industriale nuovo, economicamente utile. Inoltre, con riferimento alla normativa vigente ratione temporis, va rammentato che “L’individuazione dell’oggetto di una domanda di esclusiva va effettuata attraverso l’esame della descrizione e della rivendicazione, posto che, a norma del Regio Decreto 29 giugno 1939, n. 1127, articolo 59, n. 3, il brevetto e’ nullo quando l’invenzione non e’ individuabile dall’insieme della descrizione e che, pertanto, la rivendicazione deve essere interpretata anche alla luce del dato tecnico risultante dalla suddetta descrizione” (Cass. n. 1072 dell’8/2/1999), principio recentemente confermato anche in relazione alla codificazione in materia di proprieta’ industriale con l’affermazione che “l’individuazione dei limiti della protezione del trovato, ricostruibili per mezzo delle sue rivendicazioni, ai sensi del Decreto Legislativo n. 30 del 2005, articolo 52, comma 2, e’ enucleabile anche attraverso la descrizione del brevetto stesso, ove le sole rivendicazioni che lo caratterizzano non siano sufficienti a dar conto in modo chiaro della loro portata.
Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 5 marzo 2019, n. 6373
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. VELLA Paola – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1588/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6688/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 31/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/06/2018 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.
RITENUTO
che:
Il Tribunale di Frosinone rigettava l’opposizione proposta da (OMISSIS) SRL con atto di citazione in data 27/02/2004, avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da (OMISSIS) per il pagamento di Euro 8.416,80 ed accessori a titolo di royalties dovute in forza di “protocollo di accordo” sottoscritto in data 3 gennaio 2002, con il quale il (OMISSIS) aveva concesso alla (OMISSIS) l’esclusiva per la costruzione e la vendita di una macchina “separatore sanso/nocciolo di olive” oggetto di domanda di brevetto presenta da (OMISSIS) in data 2 febbraio 2001.
La (OMISSIS) proponeva appello chiedendo, tra l’altro, che venisse accerta incidentalmente la nullita’ del brevetto con risoluzione del contratto di licenza del 3 gennaio 2002 e con condanna del (OMISSIS) alla restituzione delle somme corrisposte per royalties, in subordine che venisse accertata la diversita’ della macchina separatrice prodotta dalla (OMISSIS) rispetto a quella oggetto di brevetto con revoca del decreto ingiuntivo e restituzione delle somme.
La Corte di appello di Roma, nell’accogliere l’appello, ha ritenuto che il Tribunale non avesse esattamente individuato i limiti del brevetto ed ha ravvisato la parziale nullita’ dello stesso.
In particolare ha affermato:
– che le caratteristiche dell’invenzione riguardanti la separazione del nocciolo dalla polpa per azione meccanica e non per effetto di forza centrifuga non erano ne’ descritte, ne’ rivendicate e non potevano rilevare al fine di riconoscerne la novita’;
– che il meccanismo di rotazione del brevetto (OMISSIS) innescava una forza centrifuga analoga a quella del brevetto (OMISSIS);
– che il profilo tecnico della mancata utilizzazione di acqua (che avrebbe costituito la novita’) non aveva riscontro ne’ nella rivendicazione, ne’ nella descrizione;
– che, nell’esame della domanda di brevetto della macchina, andava distinto il contenuto della rivendicazione con riferimento, da un lato, all'”angolazione regolabile delle palette presenti nel rotore” e, dall’altro, alla “camera di separazione a spazi lamellari”; che, in relazione al primo profilo la descrizione del problema tecnico risolto era “generica” e non erano chiaramente descritte le modalita’ di ottenimento dell’orientamento angolare delle pale rispetto all’asse longitudinale del rotore, di guisa che sul punto il brevetto non era valido; che, in relazione al secondo profilo, il brevetto era valido;
– che la nullita’ parziale del brevetto non comportava l’impossibilita’ dell’oggetto del contratto di licenza e non incideva sulla persistenza dell’obbligo di pagare le royalties;
– che non poteva essere accolta la domanda di risoluzione per inadempimento ascrivibile al (OMISSIS);
– che, tuttavia, l’opposizione della (OMISSIS) doveva essere accolta, poiche’ non vi era corrispondenza tra la macchina realizzata dalla (OMISSIS), che non aveva la struttura lamellare (unica caratteristica del brevetto (OMISSIS) coperto da privativa), come evincibile dal raffronto tra le foto della macchina (OMISSIS) ed il disegno depositato dal (OMISSIS) con la domanda di brevetto, e che cio’, facendo venire meno l’obbligo di corrispondere le royalties, comportava la revoca del decreto ingiuntivo;
– che la mancanza di corrispondenza tra la macchina (OMISSIS) e quella brevettata dal (OMISSIS) rendeva indebiti i pagamenti pregressi di royalties, che andavano restituiti ex articolo 2033 c.c..
In sintesi, secondo la Corte di appello, il brevetto era parzialmente nullo per genericita’ della descrizione con riferimento al meccanismo delle palette, mentre era da considerare valido quanto alla camera di separazione; tuttavia poiche’ la macchina prodotta da (OMISSIS) non utilizzava la camera di separazione e, quindi, non corrispondeva a quanto validamente brevettato, la societa’ non era tenuta a corrispondere le royalties future e quelle gia’ incassate andavano restituite.
(OMISSIS) ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cinque mezzi, corredati da memoria. La societa’ replica con controricorso.
Il ricorso e’ stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., u.c. e articolo 380 bis 1 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. Il ricorso e’ articolato in cinque mezzi. In ragione della stretta connessione i motivi primi, secondo e quarto, che svolgono censure attinenti alla dichiarazione di nullita’ parziale del brevetto, possono essere trattati congiuntamente, cosi’ come i motivi secondo e quinto.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione falsa applicazione del Regio Decreto n. 1127 del 1939, articoli 12, 14, 28 e 59 (oggi del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, articoli 45, 46, 51 e 76 (di seguito, c.p.i. – codice proprieta’ industriale) da parte della Corte di appello con riferimento alla pronuncia di nullita’ parziale del brevetto fondata sulla mancanza del requisito della novita’; a parere del ricorrente la Corte territoriale avrebbe operato una valutazione tecnica senza tenere conto degli elaborati grafici allegati e, quindi senza rispettare il criterio legale secondo il quale la valutazione della novita’ e della chiarezza e completezza della descrizione deve essere fatta con la competenza di persone esperte tenendo conto non solo della descrizione, ma anche dei disegni.
Invoca le favorevoli conclusioni espresse nella sentenza di primo grado e sottolinea che i tecnici (OMISSIS) mediante i disegni erano riusciti a realizzare gli apparecchi e a commercializzarli.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio consistente nelle caratteristiche tecniche di funzionamento della macchina che integravano l’elemento di novita’, segnatamente afferenti all’ottenimento della separazione della polpa dal nocciolino nella sansa di oliva mediante un processo meccanico di “vagliatura forzata”, senza bisogno di aggiungere acqua, laddove il sistema precedentemente utilizzato, sfruttando la forza centrifuga, richiedeva l’utilizzo di acqua, con successiva necessita’ di recupero e smaltimento.
2.3. Con il quarto motivo censura la violazione dell’articolo 2697 c.c. e del Regio Decreto n. 1127 del 1939, articolo 77, per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che la (OMISSIS) avesse assolto l’onere di provare la assenza di corrispondenza tra la macchina dalla stessa prodotta ed il brevetto (OMISSIS) sulla base di acritiche trascrizioni di isolati passaggi della CTU.
2.4.1. Il primo motivo e’ fondato e va accolto.
2.4.2. Giova osservare che la Corte di appello, andando in contrario avviso rispetto al primo giudice, ha ravvisato la nullita’ parziale del brevetto e ne ha individuato i limiti con riferimento “alle caratteristiche dell’invenzione riguardanti la separazione del nocciolo dalla polpa per azione meccanica e non per effetto di forza centrifuga in quanto caratteristiche dell’invenzione non descritte e non rivendicate”: in particolare ha ritenuto che il sistema di separazione fosse fondato sullo sfruttamento della forza centrifuga, come nel preesistente brevetto (OMISSIS) e che il superamento del sistema di separazione per forza centrifuga non era stato neppure rivendicato; ha quindi osservato, che la validita’ del brevetto (OMISSIS) non poteva fondarsi, quanto alla novita’, nemmeno sul fatto che attuava la separazione senza aggiunta di acqua di diluizione in quanto “ne’ la descrizione, ne’ la rivendicazione fanno cenno al problema tecnico in questione e alla soluzione data dal nuovo dispositivo mentre l’oggetto del brevetto e la relativa tutela sono limitati alle caratteristiche descritte e rivendicate”.
2.4.3. Tale statuizione non puo’ essere condivisa.
2.4.4. Come gia’ affermato da questa Corte, con principio a cui intende darsi continuita’, “In materia di brevetti, per la sussistenza del requisito della novita’ intrinseca dell’invenzione non e’ richiesto un grado di novita’ ed originalita’ assoluto rispetto a qualsiasi precedente cognizione, ma e’ sufficiente che essa riguardi nuove implicazioni e nuovi usi di elementi gia’ noti, associati o coordinati in modo da ottenere un risultato industriale nuovo, economicamente utile” (Cass. n. 12510 del 17/06/2015): inoltre, con riferimento alla normativa vigente ratione temporis, va rammentato che “L’individuazione dell’oggetto di una domanda di esclusiva va effettuata attraverso l’esame della descrizione e della rivendicazione, posto che, a norma del Regio Decreto 29 giugno 1939, n. 1127, articolo 59, n. 3, il brevetto e’ nullo quando l’invenzione non e’ individuabile dall’insieme della descrizione e che, pertanto, la rivendicazione deve essere interpretata anche alla luce del dato tecnico risultante dalla suddetta descrizione” (Cass. n. 1072 dell’8/2/1999), principio recentemente confermato anche in relazione alla codificazione in materia di proprieta’ industriale con l’affermazione che “l’individuazione dei limiti della protezione del trovato, ricostruibili per mezzo delle sue rivendicazioni, ai sensi del Decreto Legislativo n. 30 del 2005, articolo 52, comma 2, e’ enucleabile anche attraverso la descrizione del brevetto stesso, ove le sole rivendicazioni che lo caratterizzano non siano sufficienti a dar conto in modo chiaro della loro portata.” (Cass. n. 15705 del 28/7/2016).
2.4.5. Orbene, nel caso in esame la Corte territoriale, nel rimarcare i punti critici delle rivendicazioni, per gli aspetti brevettuali prima ricordati, si e’ avvalsa anche della descrizione – in applicazione del principio anzidetto – pervenendo ad un giudizio negativo; tuttavia la valutazione compiuta non risulta esaustiva e conforme alla disciplina dettata del Regio Decreto 29 giugno 1939, n. 1127, articolo 28, commi 1 e 2, come sostituito dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338, articolo 16, vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell’articolo 51, commi 1 e 2, del c.p.i.).
2.4.6. Invero, in linea con i principi prima ricordati, in caso di inadeguatezza delle rivendicazioni – come acclarato nel caso in esame – il percorso interpretativo della privativa, va sviluppato anche attraverso una combinata ricostruzione del suo “cuore”, ossia per mezzo delle rivendicazioni, come chiarite sia dalla descrizione del brevetto che dai disegni, considerato che gia’ il previgente del Regio Decreto 29 giugno 1939, n. 1127, articolo 28, commi 1 e 2, come sostituito dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338 articolo 16 (oggi trasfuso nell’articolo 51, commi 1 e 2, del c.p.i.) prevedeva che “Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione, le rivendicazioni ed i disegni necessari alla sua intelligenza.
L’invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perche’ ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto”.
Tale disposizione, invero, gia’ esplicitava la valenza di tali allegazioni tecniche – e, quindi, anche dei disegni – funzionale alla comprensione, oltre che all’attuazione del trovato (Cass. n. 1072 dell’8/2/1999).
Questa ermeneutica trova conferma nella specificazione, di chiaro intento interpretativo, fornita attualmente dall’articolo 52, comma 2, c.p.i., ove e’ detto “la descrizione ed i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni” proprio in ragione dei dati tecnici esplicativi contenuti e desumibili dagli stessi, ai fini della valutazione del brevetto.
2.4.7. Il motivo risulta pertanto fondato giacche’, in tema di brevetti, l’individuazione dei limiti della protezione del trovato, ricostruibili per mezzo delle sue rivendicazioni, ai sensi del Regio Decreto 29 giugno 1939, n. 1127, articolo 28, commi 1 e 2, come sostituito dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338, articolo 16 (oggi trasfuso nell’articolo 51, commi 1 e 2, ed esplicitato nell’articolo 52, comma 2, del c.p.i.) e’ enucleabile anche attraverso la descrizione del brevetto stesso e dei disegni, ove le sole rivendicazioni che lo caratterizzano non siano sufficienti a dar conto in modo chiaro della loro portata.
2.5. All’accoglimento del primo motivo, consegue l’assorbimento del secondo, che prospetta le medesime questioni sotto il profilo del vizio motivazionale, e del quarto che, afferendo all’assolvimento dell’onere della prova, presuppone la puntuale individuazione del trovato oggetto di protezione.
3.1. Con il terzo motivo il (OMISSIS) lamenta la violazione e falsa applicazione del Regio Decreto 29 giugno 1939, n. 1127, articolo 59 bis e degli articoli 2033 e 1458 c.c. e sostiene che la Corte di appello (anche a voler ritenere il brevetto parzialmente nullo) erroneamente aveva riconosciuto il diritto della (OMISSIS) alla ripetizione delle somme gia’ versategli, in quanto cio’ non era consentito, trattandosi di somme percepite in esecuzione spontanea del contratto e non ripetibili avendo la (OMISSIS) ricavato un utile dal contratto.
3.2. Con il quinto motivo censura la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1362 e 1366 c.c., per violazione dei criteri legali indicati, con conseguente risultato interpretativo errato, laddove la Corte di appello ha ritenuto che il contratto doveva ritenersi sottoposto alla condizione della completa brevettabilita’ del macchinario, mentre dal tenore letterale si evinceva che il contratto non era condizionato all’ottenimento del brevetto, comunque rilasciato.
3.1. Possono essere trattati assieme anche i motivi terzo e quinto.
3.2. Il Regio Decreto n. 1127 del 1939, articolo 59-bis (nel testo vigente ratione temporis) prevedeva che
“La declamatoria di nullita’ del brevetto ha effetto retroattivo, ma non pregiudica: (…) b) i contratti aventi ad oggetto l’invenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullita’ nella misura in cui siano gia’ stati eseguiti. In questo caso tuttavia il giudice, tenuto conto delle circostanze, puo’ accordare un equo rimborso di importi gia’ versati in esecuzione del contratto” (disciplina attualmente confermata dal Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, articolo 77).
Tale disposizione, in ossequio ai principi generali in tema di invalidita’, stabilisce la retroattivita’ della declaratoria di nullita’; tuttavia tiene conto del fatto che il brevetto dichiarato nullo puo’ avere prodotto degli effetti nella fase precedente e ne disciplina alcune ipotesi.
3.3. La Corte di appello nel disporre la restituzione di ogni pagamento anteriormente e spontaneamente eseguito dalla (OMISSIS) non ha tenuto conto di tale disposizione speciale, ne’ ha illustrato le ragioni per cui ha inteso non darvi applicazione tanto piu’ che l’accordo intervenuto tra le parti aveva preceduto il rilascio del brevetto e, alla stregua delle doglianze proposte, sembrerebbe aver riguardato direttamente il macchinario da realizzare e da impiegare in concreto, il cui funzionamento non risulta messo in discussione, e non la brevettabilita’ del trovato.
La Corte di appello non ha proceduto, sul punto, nemmeno alla necessaria interpretazione del contratto, alla luce delle regole ermeneutiche di cui agli articoli 1362 e 1366 c.c..
3.4. I motivi terzo e quinto vanno pertanto accolti.
4. Conclusivamente, vanno accolti i motivi primo, terzo e quinto, del ricorso, assorbiti gli altri due motivi; la sentenza impugnata va cassata e la controversia va rinviata alla Corte di appello di Roma in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi espressi e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
– Accoglie il primo, il terzo ed il quinto motivo del ricorso, assorbiti i due restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimita’.