Con la Sentenza qui in commento, il Tribunale dell’Unione Europea ha affrontyato la tematica avente ad oggetto la “nuova” registrazione del marchio decaduto da parte di soggetti terzi e la relativa disciplina dell’impedimento assoluto alla registrazione dato dalla mala fede del soggetto registrante.
La Sentenza in commento è disponibile per la consultazione integrale al seguente link: Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 6 luglio 2022.
La vicenda: “nuova” registrazione del marchio decaduto
La presente vicenda tra origine da una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea ed in particolare del marchio Nehera che è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi il cui marchio è stato in seguito registrato.
Successivamente alla registrazione, gli eredi del Sig. Nehera hanno presentato una domanda di dichiarazione di nullità contro tale marchio, conformemente alle disposizioni dell’art. 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento CE n. 207/2009 affermando che il registrante era in malafede al momento del deposito della sua domanda di registrazione di marchio.
Gli opponenti hanno dedotto, in particolare, che loro nonno, il sig. Jan Nehera, aveva creato in Cecoslovacchia, negli anni ’30, un’impresa che commercializzava abbigliamento e accessori e aveva depositato e utilizzato un marchio nazionale identico al marchio contestato.
La divisione di annullamento dell’EUIPO ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità, con la motivazione che non era dimostrata la malafede del registrante al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato.
Ali eredi del Sig. Nehera hanno impugnato tale decisione dinanzi alla commissione di ricorsi dell’EUIPO, ai sensi degli articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001, che ha accolto l’impugnativa e ha dichiarato la nullità del marchio contestato.
In sostanza, la commissione di ricorsi dell’EUIPO ha rilevato che il vecchio marchio cecoslovacco era un marchio ben noto ed era stato oggetto di un uso effettivo in Cecoslovacchia negli anni ’30.
La stessa commissione, nell’accogliere il ricorso ha constatato che il ricorrente era a conoscenza dell’esistenza e della celebrità sia del sig. Jan Nehera sia del vecchio marchio cecoslovacco, che conservava una certa notorietà residua indicando altresì il registrante aveva tentato di stabilire un collegamento tra sé stesso e tale marchio.
In tali circostanze, essa ha ritenuto che l’intenzione del ricorrente fosse quella di trarre indebito vantaggio dalla notorietà del sig. Jan Nehera e del vecchio marchio cecoslovacco concludendo quindi che il registrante era in malafede al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato.
La decadenza per non uso del marchio
Ai fini della presente analisi, bisogna premettere che il titolare del marchio comunitario è dichiarato decaduto dai suoi diritti se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione.
La decadenza del marchio per mancato uso, è impedita solo e soltanto dall’utilizzazione effettiva del segno con modalità ed intensità tali da conservare individualità al prodotto e testimoniare una certa presenza sul mercato dell’impresa, mentre è irrilevante la persistente notorietà del marchio, non essendo richiesto, ai fini della decadenza, che il marchio abbia completamente perduto la sua capacità distintiva.
In questo caso, è possibile che la collettività dei consumatori conservi memoria di un marchio decaduto ma ciò non è sufficiente ad evitare il maturarsi della decadenza e tale circostanza rende possibile una “nuova” registrazione del marchio decaduto da parte di soggetti terzi, come avvenuto nel caso che occupa la Sentenza in commento.
Per impedire che quindi avvenga una “nuova” registrazione del marchio decaduto da parte di soggetti terzi è necessario quindi dimostrare che il “nuovo registrante” sia in malafede al momento del deposito della domanda di registrazione.
La nozione di malafede di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009
Occorre precisare, preliminarmente, che, i fatti della controversia sono disciplinati dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009 ad oggi non più in vigore in quanto abrogata dall’art. 211, Reg.UE 14.06.2017, n. 1001 (G.U.U.E. 16.06.2017, n. L 154) con efficacia dal 01.10.2017 e quindi, ogni riferimento è da intendersi fatto al citato provvedimento.
L’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, nel disciplinare le diverse ipotesi di nullità prevede testualmente che:
Su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, il marchio comunitario è dichiarato nullo allorché:
a) è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7;
b) al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede.
Il marchio comunitario, registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), non può essere dichiarato nullo se, per l’uso che ne è stato fatto, dopo la registrazione ha acquisito carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato.
Se il motivo di nullità sussiste solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio comunitario è registrato, la nullità del marchio può essere dichiarata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.
Al riguardo, si deve osservare che la nozione di malafede di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 non è definita, delimitata, e nemmeno descritta in alcun modo nella normativa e per tanto si rende necessario, come osservato nella sentenza in commento, ripercorre l’interpretazione giurisprudenziale di tale concetto.
La nozione di malafede nella giurisprudenza Europea
In primo luogo, la nozione di malafede presuppone la presenza di una disposizione d’animo o di un’intenzione disonesta (sentenze del 12 settembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, punto 45, e del 29 gennaio 2020, Sky e a., C‑371/18, EU:C:2020:45, punto 74).
La nozione di malafede deve inoltre essere intesa nel contesto del diritto dei marchi, che è quello del commercio.
A tal riguardo, le norme sul marchio dell’Unione europea sono dirette, in particolare, a contribuire al sistema di concorrenza non falsata nell’Unione europea, nel quale ogni impresa dev’essere in grado, per attirare la clientela con la qualità dei suoi prodotti o servizi, di far registrare come marchi d’impresa segni che consentano al consumatore di distinguere senza possibile confusione tali prodotti o servizi da quelli di provenienza diversa (sentenze del 12 settembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, punto 45, e del 29 gennaio 2020, Sky e a., C‑371/18, EU:C:2020:45, punto 74).
In secondo luogo, l’intenzione del richiedente un marchio è un elemento soggettivo che tuttavia deve essere determinato in modo oggettivo dalle autorità amministrative e giudiziarie competenti.
Conseguentemente, ogni allegazione di malafede deve essere valutata globalmente, tenendo conto dell’insieme delle circostanze di fatto pertinenti nel caso di specie in quanto solo in tal modo l’allegazione di malafede può essere valutata oggettivamente.
In terzo luogo, qualora la malafede del richiedente il marchio sia fondata sulla sua intenzione di trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà di un segno o di un nome anteriore, il pubblico di riferimento per valutare l’esistenza di tale notorietà e del vantaggio indebitamente tratto da detta notorietà è quello considerato dal marchio contestato, ossia il consumatore medio dei prodotti per i quali quest’ultimo è stato registrato (v., per analogia, sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, punto 36).
In quarto e ultimo luogo, va ricordato che spetta al richiedente la nullità dimostrare le circostanze che consentono di dichiarare che il titolare di un marchio dell’Unione europea era in malafede al momento del deposito della domanda di registrazione di dato che la buona fede è presunta fino a prova contraria.
Conclusioni:
La decisione in commento ricorda preliminarmente che possono esistere casi in cui la domanda di registrazione di un marchio può essere considerata presentata in malafede nonostante l’assenza di rischio di confusione tra il segno utilizzato da un terzo e il marchio contestato o l’assenza di utilizzo, da parte di un terzo, di un segno identico o simile al marchio contestato.
Si precisa poi che nell’ambito dell’analisi globale effettuata al fine della valutazione della sussistenza della mala fede all’atto del deposito della domanda di registrazione, è possibile anche tener conto:
- dell’origine del segno e del suo utilizzo a partire dalla sua creazione, della logica commerciale nella quale si è inserito il deposito della domanda di registrazione del segno come marchio dell’Unione europea;
- nonché della cronologia degli eventi che hanno caratterizzato il deposito;
- del grado di notorietà di cui godeva il segno in questione nel momento in cui la sua registrazione è stata richiesta in particolare quando tale segno è stato precedentemente registrato o utilizzato da un terzo come marchio.
Sulla base di tali premesse, il Tribunale conclude affermando si applica il motivo di nullità assoluta di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 laddove emerga da indizi rilevanti e concordanti che il titolare di un marchio dell’Unione europea ha presentato la domanda di registrazione di tale marchio non con l’obiettivo di partecipare in maniera leale alle vicende della concorrenza, ma con l’intenzione di pregiudicare, in modo non conforme alla correttezza professionale, gli interessi di terzi, o con l’intenzione di ottenere, senza neppur mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio, in particolare la funzione essenziale di indicare l’origine.
Nel caso di specie, non avendo riscontrato la malafede in capo al “nuovo registrante” il Tribunale ha quindi annullato la decisione della commissione di ricorsi dell’EUIPO con cui veniva accolta la domanda di dichiarazione di nullità del marchio dichiarando quindi legittima l’originaria domanda di registrazione di marchio Nehera.
Con la Sentenza qui in commento, il Tribunale dell’Unione Europea ha affrontyato la tematica avente ad oggetto la “nuova” registrazione del marchio decaduto da parte di soggetti terzi e la relativa disciplina dell’impedimento assoluto alla registrazione dato dalla mala fede del soggetto registrante.
La Sentenza in commento è disponibile per la consultazione integrale al seguente link: Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 6 luglio 2022.
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La vicenda: “nuova” registrazione del marchio decaduto
La presente vicenda tra origine da una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea ed in particolare del marchio Nehera che è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi il cui marchio è stato in seguito registrato.
Successivamente alla registrazione, gli eredi del Sig. Nehera hanno presentato una domanda di dichiarazione di nullità contro tale marchio, conformemente alle disposizioni dell’art. 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento CE n. 207/2009 affermando che il registrante era in malafede al momento del deposito della sua domanda di registrazione di marchio.
Gli opponenti hanno dedotto, in particolare, che loro nonno, il sig. Jan Nehera, aveva creato in Cecoslovacchia, negli anni ’30, un’impresa che commercializzava abbigliamento e accessori e aveva depositato e utilizzato un marchio nazionale identico al marchio contestato.
La divisione di annullamento dell’EUIPO ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità, con la motivazione che non era dimostrata la malafede del registrante al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato.
Ali eredi del Sig. Nehera hanno impugnato tale decisione dinanzi alla commissione di ricorsi dell’EUIPO, ai sensi degli articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001, che ha accolto l’impugnativa e ha dichiarato la nullità del marchio contestato.
In sostanza, la commissione di ricorsi dell’EUIPO ha rilevato che il vecchio marchio cecoslovacco era un marchio ben noto ed era stato oggetto di un uso effettivo in Cecoslovacchia negli anni ’30.
La stessa commissione, nell’accogliere il ricorso ha constatato che il ricorrente era a conoscenza dell’esistenza e della celebrità sia del sig. Jan Nehera sia del vecchio marchio cecoslovacco, che conservava una certa notorietà residua indicando altresì il registrante aveva tentato di stabilire un collegamento tra sé stesso e tale marchio.
In tali circostanze, essa ha ritenuto che l’intenzione del ricorrente fosse quella di trarre indebito vantaggio dalla notorietà del sig. Jan Nehera e del vecchio marchio cecoslovacco concludendo quindi che il registrante era in malafede al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato.
La decadenza per non uso del marchio
Ai fini della presente analisi, bisogna premettere che il titolare del marchio comunitario è dichiarato decaduto dai suoi diritti se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione.
La decadenza del marchio per mancato uso, è impedita solo e soltanto dall’utilizzazione effettiva del segno con modalità ed intensità tali da conservare individualità al prodotto e testimoniare una certa presenza sul mercato dell’impresa, mentre è irrilevante la persistente notorietà del marchio, non essendo richiesto, ai fini della decadenza, che il marchio abbia completamente perduto la sua capacità distintiva.
In questo caso, è possibile che la collettività dei consumatori conservi memoria di un marchio decaduto ma ciò non è sufficiente ad evitare il maturarsi della decadenza e tale circostanza rende possibile una “nuova” registrazione del marchio decaduto da parte di soggetti terzi, come avvenuto nel caso che occupa la Sentenza in commento.
Per impedire che quindi avvenga una “nuova” registrazione del marchio decaduto da parte di soggetti terzi è necessario quindi dimostrare che il “nuovo registrante” sia in malafede al momento del deposito della domanda di registrazione.
La nozione di malafede di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009
Occorre precisare, preliminarmente, che, i fatti della controversia sono disciplinati dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009 ad oggi non più in vigore in quanto abrogata dall’art. 211, Reg.UE 14.06.2017, n. 1001 (G.U.U.E. 16.06.2017, n. L 154) con efficacia dal 01.10.2017 e quindi, ogni riferimento è da intendersi fatto al citato provvedimento.
L’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, nel disciplinare le diverse ipotesi di nullità prevede testualmente che:
Su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, il marchio comunitario è dichiarato nullo allorché:
a) è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7;
b) al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede.
Il marchio comunitario, registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), non può essere dichiarato nullo se, per l’uso che ne è stato fatto, dopo la registrazione ha acquisito carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato.
Se il motivo di nullità sussiste solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio comunitario è registrato, la nullità del marchio può essere dichiarata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.
Al riguardo, si deve osservare che la nozione di malafede di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 non è definita, delimitata, e nemmeno descritta in alcun modo nella normativa e per tanto si rende necessario, come osservato nella sentenza in commento, ripercorre l’interpretazione giurisprudenziale di tale concetto.
La nozione di malafede nella giurisprudenza Europea
In primo luogo, la nozione di malafede presuppone la presenza di una disposizione d’animo o di un’intenzione disonesta (sentenze del 12 settembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, punto 45, e del 29 gennaio 2020, Sky e a., C‑371/18, EU:C:2020:45, punto 74).
La nozione di malafede deve inoltre essere intesa nel contesto del diritto dei marchi, che è quello del commercio.
A tal riguardo, le norme sul marchio dell’Unione europea sono dirette, in particolare, a contribuire al sistema di concorrenza non falsata nell’Unione europea, nel quale ogni impresa dev’essere in grado, per attirare la clientela con la qualità dei suoi prodotti o servizi, di far registrare come marchi d’impresa segni che consentano al consumatore di distinguere senza possibile confusione tali prodotti o servizi da quelli di provenienza diversa (sentenze del 12 settembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, punto 45, e del 29 gennaio 2020, Sky e a., C‑371/18, EU:C:2020:45, punto 74).
In secondo luogo, l’intenzione del richiedente un marchio è un elemento soggettivo che tuttavia deve essere determinato in modo oggettivo dalle autorità amministrative e giudiziarie competenti.
Conseguentemente, ogni allegazione di malafede deve essere valutata globalmente, tenendo conto dell’insieme delle circostanze di fatto pertinenti nel caso di specie in quanto solo in tal modo l’allegazione di malafede può essere valutata oggettivamente.
In terzo luogo, qualora la malafede del richiedente il marchio sia fondata sulla sua intenzione di trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà di un segno o di un nome anteriore, il pubblico di riferimento per valutare l’esistenza di tale notorietà e del vantaggio indebitamente tratto da detta notorietà è quello considerato dal marchio contestato, ossia il consumatore medio dei prodotti per i quali quest’ultimo è stato registrato (v., per analogia, sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, punto 36).
In quarto e ultimo luogo, va ricordato che spetta al richiedente la nullità dimostrare le circostanze che consentono di dichiarare che il titolare di un marchio dell’Unione europea era in malafede al momento del deposito della domanda di registrazione di dato che la buona fede è presunta fino a prova contraria.
Conclusioni:
La decisione in commento ricorda preliminarmente che possono esistere casi in cui la domanda di registrazione di un marchio può essere considerata presentata in malafede nonostante l’assenza di rischio di confusione tra il segno utilizzato da un terzo e il marchio contestato o l’assenza di utilizzo, da parte di un terzo, di un segno identico o simile al marchio contestato.
Si precisa poi che nell’ambito dell’analisi globale effettuata al fine della valutazione della sussistenza della mala fede all’atto del deposito della domanda di registrazione, è possibile anche tener conto:
Sulla base di tali premesse, il Tribunale conclude affermando si applica il motivo di nullità assoluta di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 laddove emerga da indizi rilevanti e concordanti che il titolare di un marchio dell’Unione europea ha presentato la domanda di registrazione di tale marchio non con l’obiettivo di partecipare in maniera leale alle vicende della concorrenza, ma con l’intenzione di pregiudicare, in modo non conforme alla correttezza professionale, gli interessi di terzi, o con l’intenzione di ottenere, senza neppur mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio, in particolare la funzione essenziale di indicare l’origine.
Nel caso di specie, non avendo riscontrato la malafede in capo al “nuovo registrante” il Tribunale ha quindi annullato la decisione della commissione di ricorsi dell’EUIPO con cui veniva accolta la domanda di dichiarazione di nullità del marchio dichiarando quindi legittima l’originaria domanda di registrazione di marchio Nehera.